Conflitos de marcas: entenda o peso da fama tardia na justiça

A propriedade industrial convive com uma tensão recorrente: de um lado, a necessidade de assegurar previsibilidade a quem busca proteger um sinal distintivo; de outro, a realidade de mercados nos quais determinados nomes adquirem fama extraordinária ao longo do tempo. Quando esses fenômenos se encontram, uma questão se impõe: qual é o peso jurídico do princípio da anterioridade quando a fama comercial surge depois?

A resposta exige cautela. Os conflitos de direito marcário envolvendo os signos TIM, Nike e iPhone têm fundamentos jurídicos distintos e não autorizam a transposição automática de soluções. Reunidos, contudo, permitem refletir sobre a relação entre a cronologia dos fatos e a extensão dos direitos marcários.

TIM: uma anterioridade de natureza distinta

A controvérsia brasileira envolvendo a denominação TIM ilustra a complexidade das situações jurídicas anteriores ao registro marcário. Uma empresa brasileira utilizava a denominação TIM desde 1988, antes da entrada da empresa italiana no mercado nacional. A disputa alcançou o Judiciário e o INPI, envolvendo registros posteriores obtidos pela empresa estrangeira e as pretensões formuladas pela empresa brasileira.

O conflito terminou por acordo judicial, que levou a empresa nacional a abandonar a denominação em sua razão social e a desistir de pedidos e medidas relacionados à expressão TIM.

Não se tratava, portanto, de um registro de marca brasileiro anterior, nem de uma aplicação automática do direito de precedência previsto na legislação marcária. O episódio evidencia, em outra perspectiva, que a análise de conflitos envolvendo sinais distintivos pode exigir atenção a situações jurídicas constituídas antes da consolidação da presença comercial do titular posterior.

Nike: quando o registro anterior produz efeitos

O caso espanhol oferece um exemplo particularmente expressivo. Desde 1932, existia uma marca mista que reunia a palavra Nike e a representação da Vitória de Samotrácia, registrada para produtos de malharia. Décadas depois, pedidos nominativos da Nike americana foram recusados em razão daquele registro anterior.

Em 1999, o Tribunal Supremo espanhol deu razão aos titulares da marca registrada em 1932 e anulou dois registros posteriores da Nike americana, por entender que conflitavam com o direito anterior. Em 2004, porém, o Tribunal Constitucional anulou essa decisão porque o Supremo não havia respondido adequadamente a argumentos relevantes apresentados no processo. A anulação não significou que a fama internacional da Nike devesse prevalecer sobre a marca anterior: o que se censurou foi a falta de resposta judicial suficiente às questões suscitadas pelas partes. A Sentença 8/2004 do Tribunal Constitucional espanhol permite consultar os fundamentos dessa decisão.

Em 2005, ao reapreciar o caso, o Tribunal Supremo reconheceu a caducidade da marca anterior por falta de uso real e efetivo. A situação jurídica mudou, assim, por fundamento próprio: a perda de eficácia do registro precedente.

O episódio não estabelece uma regra universal sobre a prevalência da anterioridade. Mostra, porém, que a fama internacional adquirida posteriormente não impediu, por si só, que um registro anterior produzisse efeitos jurídicos. A alteração do resultado decorreu de outro instituto da propriedade industrial, e não simplesmente da fama alcançada pela marca posterior.

iPhone: a anterioridade e o peso da fama superveniente

No Brasil, o caso iPhone apresenta a questão sob perspectiva diferente. Em 29 de março de 2000, a Gradiente depositou o pedido da marca mista “G Gradiente Iphone”. A Apple apresentou seu iPhone ao público em 2007, e o registro da Gradiente foi concedido em janeiro de 2008, após anos de tramitação administrativa.

A ação proposta pela Apple não levou à eliminação integral do registro composto. A solução acolhida em primeiro grau e mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou que o registro passasse a conter ressalva de ausência de exclusividade sobre a palavra iPhone isoladamente.

O fundamento central foi a natureza evocativa ou sugestiva da expressão e a distintividade que ela teria adquirido no mercado em associação com os produtos da Apple. O tempo transcorrido entre o depósito e a concessão permitiu que a realidade comercial se transformasse profundamente enquanto o pedido aguardava decisão.

No Superior Tribunal de Justiça, em 2018, prevaleceu a compreensão de que a fama e a distintividade adquiridas posteriormente pela marca da Apple justificavam afastar a exclusividade sobre o elemento nominativo isolado. O voto divergente do ministro Lázaro Guimarães questionou, entretanto, a existência de vício no ato administrativo original: se o registro atendia aos requisitos legais quando concedido, o sucesso comercial posterior de outra empresa seria suficiente para justificar sua invalidação parcial? O acórdão do REsp 1.688.243/RJ permite examinar os fundamentos do julgamento.

A divergência revela que não estava em discussão apenas a força comercial de uma marca. Estava também em causa a relação entre a validade de um registro, aferida à luz dos requisitos jurídicos pertinentes, e a transformação mercadológica ocorrida ao longo do tempo. A solução adotada preservou formalmente a marca composta da Gradiente, mas afastou a exclusividade sobre a palavra que concentrava o núcleo da disputa.

Na data de conclusão deste artigo, a controvérsia relativa à marca IPHONE permanecia pendente de decisão definitiva no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 1.205 da repercussão geral.

O tempo como elemento jurídico

Os três episódios não são equivalentes. No caso TIM, a controvérsia envolveu uma situação empresarial anterior e terminou por acordo judicial. Na Espanha, o registro anterior da NIKE produz efeitos até que a caducidade alterasse o quadro jurídico. No Brasil, em iPhone, a anterioridade do depósito e a concessão do registro não impediram que a fama posterior da expressão fosse decisiva para delimitar a exclusividade.

A comparação suscita uma questão que ultrapassa os casos concretos: em que medida a fama adquirida posteriormente pode repercutir sobre posições jurídicas constituídas antes dela? E qual deve ser o papel do tempo de tramitação administrativa nessa avaliação?

Ao examinar o caso iPhone, caberá ao Supremo Tribunal Federal definir os limites dessa relação entre anterioridade e fama superveniente. Até que ponto o sucesso comercial alcançado por uma marca durante a demora administrativa pode afastar os efeitos jurídicos de um depósito anterior, realizado sob a proteção da legislação marcária? Vamos aguardar.